李怀周｜ 北京科龙寰宇知识产权代理有限公司代理人 朱世定｜国家知识产权局专利局原三部审查员 本文系作者授权发布，转载请征得作者本人同意并在显著位置注明来源思博网。
关键词：审查意见通知书、实质审查、技术领域、术语、容易想到
标题英译文：Focus on Office Actions, improve substantive examination quality
摘要：审查意见通知书应结合技术领域自身固有的技术特点来制定个性检索策略；审查意见通知书用过大篇幅的“不清楚”直击法26条4款，不应成为其首选的切入方式；审查意见通知书应少一点模式化、多一点精细化。
前言
随着专利申请量逐年递增，专利实质审查的需求也呈增长趋势。审查意见通知书代表官方对经过实质审查的一件发明专利申请的“三性”的判别立场，展示出官方的基本态度，从而基本奠定一件发明专利申请的授权前景，具有权威性，所以业内人士称之为决定一件发明专利申请的命运的官方文件，成为专利审查中人们最为关注的重要环节之一，专利审查流程中最具色彩的风景线。这种以“三性”评判为主线的审查模式，保障了发明专利申请的结案质量。回顾30多年来的专利实践，审查意见通知书已在整个审查流程中发挥并将继续发挥辉煌的作用。
通过几乎零距离并异常熟悉的眼光来审视审查意见，笔者发现尚存一些影响审查质量的个案。本文以几个审查意见通知书个案为出发点，客观分析了上述个案，并从如何增强审查意见通知书的权威性等问题谈谈一些粗浅的看法，以供大家探讨今日之审查意见通知书是否存在提升的空间，不当之处敬请业内人士不吝指正。
案例
1、审查意见通知书应结合技术领域自身固有的技术特点来制定个性检索策略
就四大技术领域（物、电、机、化）而言，每个技术领域均有其自身固有的技术特点，必须结合领域特点制定检索策略。以下单就电学领域中的一例来做一说明。
在电学领域，最重要的技术特征乃是工作频率，不同的频段，由于“集总参数”和“分布参数”的占有率大相径庭，电路面貌将有质的改变，通俗地可谓面目全非。如果忽略了这一点，检索策略将经受重创，甚至以失败告终。
【案例1】
案例1发明专利申请（进入国家阶段的PCT申请）涉及一种“高增益多极化天线”，对比文件1（CN1532660A）涉及一种“短波超短波通信用组合式笼锥超宽带天线”，按其“功能”在“IPC”中各自有着不同的位置。
本发明的图4：
对比文件1的图2：
对比文件1的图3：
对比文件1的图4：
具体地，第一次审查意见通知书认为：权利要求1要求保护一种射频（RF）天线结构。对比文件1（CN1532660A）公开了一种短波超短波通信用组合式笼锥超宽带天线（相当于权利要求1中的一种天线装置），并具体公开了以下技术特征（参见第1页第13-17行，附图2、3、4）：这种（discage组合式）天线主要由金属条构成的辐射状盘1，绝缘子2，构成天线主辐射体的金属条（相当于权利要求1中的导电材料）4、7（相当于权利要求1中的第一辐射元件），天线中心支柱11，馈电电缆15，金属接地板16（相当于权利要求1中的导电地面基准），固定环20、21，宽带匹配网络及馈电电缆22，天线横向固定支杆23组成；附图2公开了该天线具有与金属接地板相交的顶点，金属条7具有靠近金属接地板16第一端部和第二端部，金属条至少一部分以相对于与顶点交叉的金属接地板16的锐角并在金属接地板16的第一测上远离顶点向外设置（相当于权利要求1中的所述第一辐射元件的至少一部分以相对于与顶点交叉的虚平面的锐角并在与顶点交叉的虚平面的第一侧上远离顶点向外设置）；附图2、3公开了金属条4和固定环20以及在天线中心支柱11下方的部分的支柱相当于权利要求1中的第二辐射元件，且具有第一端部和第二端部，由多个直线段构成，其中金属条4（相当于权利要求1中的第一段）以相对于金属接地板16的锐角远离顶点向外延伸，附图2、3公开了天线横向固定支杆23（相当于权利要求1中的第二段）沿金属接地板16平行的方向从金属条4延伸，金属条4和天线横向固定支杆23形成的角度为锐角（相当于权利要求1中的第二段，其沿基本平行于虚平面的方向从第一段延伸，使得由第一段和第二段形成的角度是锐角）；由于基于盘锥天线的锥笼（discage）天线的盘与支柱为垂直是本领域技术人员可以直接地、毫无疑义地得出的内容，因此附图2中的中心支柱11与20垂直；附图2、3还公开了天线中心支柱11下方的部分的支柱沿基本垂直于金属接地板16的方向延伸，天线横向固定支杆23和天线中心支柱11下方的部分的支柱垂直（相当于权利要求1中的第三段，其从第二段沿基本垂直于虚平面的方向延伸，使得第二段和第三段之间的角度接近九十度）；附图4公开了馈电电缆17在顶点处与金属条7和天线中心支柱11下方的部分的支柱的端部电连接。
第一次审查意见通知书进一步认为：该权利要求所要求保护的技术方案与对比文件1公开的内容区别在于：本权利要求中的天线装置用于接收和传输在特定波长周围的范围中的射频信号。……这是本领域技术人员的惯用技术手段，属于公知常识。由此可知，在对比文件1的基础上结合公知常识得出该权利要求所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。
在该案例1中，专利审查意见通知给出的对比文件1凸显出其未能在通信领域中足够关注该案例1的使用频率。
笔者对案例1的第一次审查意见通知书有如下认识和理解：
首先，案例1的第一次审查意见通知书将结构上的相似性认同为电性能上的可比性，可以说是触犯了形式逻辑错误。
从本发明的图4可见，本发明的天线具有与水平面倾斜、平行和垂直的三段组成部分。
从对比文件1的图2或图4可见，对比文件1的天线也有与水平面倾斜、平行和垂直的三个部分。
但若仔细地审视，前者的三段组成部分是对天线功能直接影响的组成部分，即对天线高增益多极化直接作出贡献的部分，亦即对发明天线的方向图直接影响的部分，而后者的平行和垂直部分仅仅是该天线的支撑，完全无缘于任何电性能贡献。
其次，将对比文件1的天线应用在本发明的工作频率下会产生什么后果？
电学领域最重要的技术特点是工作频率。案例1中本发明的工作频率在2.4GHz=2400MHz，业内人士一看图就理解审查意见通知书所选择的对比文件1的天线的工作频率至多工作在30MHz-300MHz，通常只能工作在30-200MHz，两者有数量级的差别。
既然是作为对比文件1，人们自然想知道若将对比文件1的天线工作在2.4GHz将会产生什么后果呢？即若将“集总参数”和“分布参数”概念均尚各占有一席之地的对比文件1的笼锥天线应用到“分布参数”概念占绝对支配地位的微波频段（2.4GHz）将会产生什么后果呢？
结合到本发明专利申请，在本发明专利的工作频段内，将对比文件1的笼锥天线形象地等效为
2、审查意见通知书用过大篇幅的“不清楚”直击法26条4款，不应成为其首选的切入方式
【案例2】
在对案例2的实质审查过程中，第一次审查意见通知书涉及“自定义”含义分歧， 经争议统一，前三次审查意见通知书没有引用任何对比文件。
案例2发明公开了一种在大量能量消耗场所或系统环境中执行能量估计操作的方法，包括步骤：（a）输入与该大量能量消耗场所或系统环境相关的一系列能量数据变量、排放物数据变量和影响数据变量；（b）利用第一预测技术执行第一能量使用预测操作；（c）利用第二预测技术执行第二（同时）相似能量使用预测操作；（d）将该两种技术的结果相关；（e）提供表明该两种技术之间的相关程度的输出信号。其图1为：
例如，案例2的第二次审查意见通知书提到：“本领域技术人员不能清楚的理解何为“节能减排的机会”，及其以何种方式对管理者进行表示，而造成权利要求不清楚。因此权利要求l不符合专利法第26条第4款的规定。本领域技术人员不能清楚的理解何为环境效率，如何对其进行表征或计算以最终确定，而造成权利要求不清楚；“预测或预估环境的未来能量需求和／或相关排放物”不能清楚的说明如何预测或评估未来能量需求，该未来能量需求以何种方式表征或体现，相关排放物又包括哪些与当前方案相关的排放物，如何进行预测和表征，而造成权利要求不清楚。因此权利要求4-5不符合专利法第26条第4款的规定。”
案例2的第三次审查意见通知书提到：“执行第一能量使用预测操作，执行第二相似能量使用预测操作，、将结果相关并提供表明相关程度的信号”表述不清楚，本领域技术人员不能清楚的确定在技术实施上如何进行预测操作，……因此，权利要求l的保护范围不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。”
案例2的第三次审查意见通知书的审查意见1还指出：“又如何进行结果之间的相关即如何确定技术之间的相关程度并输出相应信号；……因此，权利要求l的保护范围不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。”
案例2的第三次审查意见通知书的审查意见1还指出：“监控设备分析、评估、预测和交互检验排放物的量”仅仅从效果上描述了对排放物的操作，但是没有清楚的描述如何在技术上对排放物的量进行分析、评估、预测和交互检验，例如如何进行分析，分析的对象和结果是什么，如何进行评估，评估的对象和结果是什么等等；……因此，权利要求l的保护范围不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。”
案例2的第三次审查意见通知书的审查意见1还指出：“……分析信息包括但不限于关于按照所述的预测或期望量的方差的能量消耗和温室气体排放物的概要，而且包括以下例举的至少一个：概要，图形，图表和能量使用的量化以及相关排放物对预测或期望量的关系曲线，以及影响能量使用和相关排放物的变量的概要，图表，能量使用的量化以及相关排放物对预测或期望量的关系曲线”表述不清楚，本领域技术人员不能清楚的确定“按照…方差的排放物的概要”究竟是何内容，“概要”如何“按照…的方差”，“概要、图形、图表”在没有具体技术含义的情况下，如何成为分析信息，是如何分析的，“能量使用的量化”不能清楚的表明其指代的是何技术信息，何为“能量使用的量化”，“排放物对预测或期望量的关系曲线”代表的是何技术信息，根据它能分析出什么内容，基于类似的理由，“影响能量使用和相关排放物的变量的概要，图表，能量使用的量化以及相关排放物对预测或期望量的关系曲线”中的各项表述也不清楚。因此，权利要求l的保护范围不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。”
案例2中，第二次、第三次审查意见通知书指出本领域技术人员不能清楚的理解近十个问题。经过仔细阅读研究，这些问题一部分是该发明所属技术领域的基础知识，另一部分是该发明所属技术领域的专业知识，但就是不直击发明的技术方案。经过概括，这些“不清楚”主要有以下五个方面：
（1）基础数理方面，如“相关运算”、“交互检验”、“方差”、“期望值”、“量化”等；
（2）专业基础方面，如“能量使用的量化”、“相关排放物”、“环境效率”等；
（3）基础科研实践方面，如“概要”、“图形”、“图表”等；
（4）国际国内动态方面，如“环境的未来需求”等；
（5）背景技术方面，如第一能量使用预测操作，第二相似能量使用预测操作。
面对案例2的上述连续审查意见通知书，专利代理人首当其冲的反应是“困惑”：是直译？摘译？不译？而最关键的是国内外申请人面对上述连续审查意见通知书可能产生这样的质疑：他（她）面对的是 “本领域普通技术人员”？因为所有上述“不清楚”基本上都不超出该领域普通技术人员的知识水平，只要他（她）曾踏实地参加过基础科研实践，平时关注拓宽自己的知识面并关心国际动态。例如，笔者认为，案例2的权利要求5的“预测或预估环境的未来能量需求”应该是清楚的，如果他（她）关心国际动态的话：
例如，哥本哈根世界气候大会全称《联合国气候变化框架公约》第15次缔约方会议暨《京都议定书》第5次缔约方会议，于2009年在丹麦首都哥本哈根召开。来自192个国家的谈判代表召开峰会，商讨《京都议定书》一期承诺到期后的后续方案，即2012-2020年的全球减排协议；
再如，2010年召开的坎昆气候大会，通过了两份重要决议，取得积极成果；2011年召开的德班全球气候大会决定实施京都议定书第二承诺期并启动绿色气候基金；2012年的多哈气候大会对《京都议定书》（简称《议定书》）第二承诺期作出决定，要求发达国家在２０２０年前大幅减排并对应对气候变化增加出资，要求全球温升不超过摄氏2度。《议定书》针对各国的减排任务均以1990年的排放量为基准。《议定书》第二承诺期将按预期于２０１３年开始实施，发达国家须为发展中国家应对气候变化提供资金支持，要继续增加出资规模，到２０２０年之前每年出资须达１０００亿美元规模。会议还讨论了２０２０年后德班平台谈判的原则、要素和框架，对谈判的工作安排进行了总体规划。发达国家要在联合国框架下的气候公约下承担可比的减排指标。发达国家应就２０１３－２０２０年的资金支持作出明确的、更大幅度的承诺。按照欧盟的指令，任何航空公司，只要拥有欧洲航线，都必须在2012年将碳排放量减少到其2004到2006年平均排放量的97%，到2013年，还要在此减排基础上再减2个百分点，达到减排5%的标准。这是对未来能量需求提出的具体要求。但预测或预估环境的未来能量需求”的指标必须由或国家，或地区，乃至全球有关会议和机构确定。
其次，根据上下文本领域技术人员应该理解权利要求1和5中的“相关排放物”指的就是案例2中多次出现的“温室气体排放物”（Greenhouse Gas Emission）。
本领域技术人员还应该了解温室气体（Greenhouse Gas， GHG）或称温室效应气体是指大气中促成温室效应的气体成分。自然温室气体包括水汽（H2O），水汽所产生的温室效应大约占整体温室效应的60-70%，其次是二氧化碳（CO2）大约占26%，其他还有臭氧（O3）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（又称笑气，N2O）、以及人造温室气体氯氟碳化物（CFCs）、全氟碳化物（PFCs）、氢氟碳化物（HFCs），含氯氟烃（HCFCs）及六氟化硫（SF6）等[2]。
纵使大部分二氧化碳在自然界的碳循环中拿走，自从工业革命起人类燃烧化石燃料仍然导致大气层内二氧化碳浓度由280ppm上升至390ppm[3], [4]。
温室气体的共同点，就在于它们能够吸收红外线。由于太阳辐射以可见光居多，这些可见光可直接穿透大气层，到达并加热地面。而加热后的地面会发射红外线从而释放热量，但这些红外线不能穿透大气层，因此热量就保留在地面附近的大气中，从而造成温室效应。
实际上，在案例2处理过程中，专利代理人花费了大量时间和精力，付出了高昂代价，不得不将意见陈述书写成名符其实的教科书，而过分要求专利文件教科书化与当代科学技术快速交叉发展是不相适应的。
案例2到第四次审查意见通知书时才检索到对比文件，实质审查程序才以爬行的速度收敛到中国专利法第22条第2款和第3款，无缘PPH！
所以笔者认为，审查意见通知书用过大篇幅的“不清楚”直击法26条4款，不应成为其首选的切入方式。
进而，根据本领域的自身的特征，制定检索策略，找到相关对比文件，直击专利法第22条第2款、第3款，乃是审查意见通知书切入的最佳选择。
3、审查意见通知书应少一点模式化、多一点精细化
【案例3】
案例3中本发明的图1显示了根据本发明第一实施例的交通信号灯控制系统（traffic signals control system，“TSCS”）10的高级结构。该结构是基于一感知-动作（sense-act）主体模型。从实际运输域12到控制主体13的箭头11代表输入的传感器数据，而另一个箭头14代表执行器数据。如图1所示，TSCS 10 包括两个主要部分，控制器/优化器15形式的控制装置和交通模型16形式的交通建模装置。在已知模型状态和优化准则时，控制器/优化器15计算并实现控制动作。所述模型状态由交通模型16连续描述，交通模型16接收关于交通状况的传感器数据。控制器/优化器15还基于在模型的每个状态中的可行控制动作，通过预测未来结果搜索优选策略。在本发明的一个优选实施例中，控制器/优化器15应用马尔可夫决策过程（Markov decision processes，MDP）或半马尔可夫决策过程（SemiMarkov decision processes，SMDP）来确定控制动作。
案例3中本发明的图1：
鉴于案例3涉及随机过程的处理，比较复杂，所以笔者在此仅就一个思考点谈谈看法：
案例3的第二次审查意见通知书指出：采用“马尔可夫决策过程”或“半马尔可夫决策过程”的最优化是本领域技术人员根据所要优化的性能指标的具体形式所做出的一种自然选择，该手段的使用对于本领域技术人员是很容易想到的。
而对比文件1仅有马尔可夫决策过程，而没有半马尔可夫决策过程。
笔者认为，案例3的审查意见通知书仍然是使用了经常在审查意见通知书中出现的“有启示”、 “是公知常识”、 “是惯用技术手段”、 “容易想到”、“很容易想到”等模式化语言来推诿专利申请的可专利性。
就本案而言，关键点在于，案例3的审查意见通知书忽视了“马尔可夫决策过程”或“半马尔可夫决策过程”的内在差异，即前者的“无后效性”和后者的“后效性”。
虽然“马尔可夫决策过程”和“半马尔可夫决策过程”只有一字之差，但其间具有深层次的差异。
因此，在案例3中，审查意见通知书用一种“自然选择”、 “很容易想到”等模式化语言而推诿案例3专利申请的可专利性，至少是一种缺失精细化的表现。
在一个随机过程中，如果事件发生概率在t时刻所处的状态为已知时，它在t + 1时刻只与t时刻的状态有关，而与t时刻之前所处的状态无关，则称该过程具有马尔可夫性，即无后效性。
半马可夫与马尔可夫的区别是，半马可夫每个状态的逗留时间是一个随机变量，而且会和跳转前和跳转后的状态有关。因为一个马尔可夫未来状态应该只依赖于上一个状态，半马尔可夫却依赖于后一个状态，所以半马尔可夫随机过程并非马尔可夫过程，其具备有后效性，不具备无后效性[5] ,[6], [7]。
在马尔可夫决策过程中，决策阶段之间的时间间隔的数量是不相关的。相反，只有决策过程的顺序性是相关的。马尔可夫决策过程是一步动作模型，其中每一动作均假定为使用固定的单位时间来在状态之间进行转移。另外一种决策过程--半马尔可夫决策过程中，一个决策和下一个决策之间的时间量是可变的。在半马尔可夫决策过程中，时间间隔可以是实数也可是整数。
具体且形象地，若要对Δt 内的交通控制作出决策，马尔可夫决策过程乃是主要依据Δt 前面的随机量计算来作出Δt 内的控制决策（称后无效）。
而半马尔可夫决策过程是根据Δt 后面的随机量的计算作出Δt 内的控制决策（可称后效性）。
由于Δt前后的随机过程是完全不相同的，所以用上述两者在Δt内作出的控制决策是完全不一样的，结果在最优化方面体现出显著的技术效果（参见说明书）。
因此笔者认为，审查意见通知书若多了一点模式化、必然会少了一点精细化，就可能发生推诿一份专利申请的可专利性，从而影响审查意见通知书的权威性。
因此笔者希望：在今后的审查意见通知书中少一点模式化，多一点精细化，很有可能在刹那间改变一件发明申请的命运，这应该视为一种责任。
结语
希望进一步规范专利审查意见通知书，盼望新版专利审查意见通知书问世。
鸣谢北京科龙寰宇知识产权代理有限公司孙皓晨总经理的支持和帮助！
主要参考文献
[1]（前苏联专家）薄瓦：《超高频天线》，高等教育出版社，1959年。
[2] IPCC AR4 SYR Appendix Glossary. The Intergovernmental Panel on Climate Change.
[3] Frequently Asked Global Change Question. Carbon Dioxide Information Analysis Center.
[4]Trends in Atmospheric Carbon Dioxide. Earth System Research Laboratory
[5] V.S. Korolyuk, et. al, "Semi-Markov processes and their applications", Kiev （1976）（In Russian）。
[6] Medhi, J. （1982）。 Stochastic processes. New York: Wiley & Sons.
[7] Barbu, Vlad Stefan; Limnios, Nikolaos （2008）。 Semi-Markov chains and hidden semi-Markov models toward applications: their use in reliability and DNA analysis. New York: Springer.
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