干货｜老司机来教你权利要求撰写实务中的若干考量！

来源：思博网     发布时间：2016-05-18     点击量：

　　侯艳华｜深圳中一专利商标事务所专利代理人 　本文系作者授权发布，转载请征得作者同意并在显著位置注明来源思博网
　
　　软件通信类发明多为涉及计算机程序的发明，在专利审查指南第二部分第九章中，对涉及计算机程序的发明做出了如下定义和解释：“涉及计算机程序的发明，是指为解决发明提出的问题，全部或部分以计算机程序处理流程为基础，通过计算机执行按上述流程编制的计算机程序，对计算机外部对象或者内部对象进行控制或处理的解决方案。所说的对外部对象的控制或处理包括对某种外部运行过程或外部运动装置进行控制，对外部数据进行处理或者交换等；所说的对内部对象的控制或处理包括对计算机系统内部性能的改进，对计算机系统内部资源的管理，对数据传输的改进等”。因此，在软件通信类发明的权利要求撰写过程中，多从计算机程序执行的角度出发，来对技术方案进行保护，由此，不可避免地要采用计算机程序执行动作来对其中的技术特征进行描述。


　　在本文中，笔者试图结合自己在实际工作中遇到的问题及积累的相关经验，针对软件通信类发明权利要求的撰写过程，阐述对计算机程序执行动作的若干考量。　　


　　避免对技术方案的实施构成限制


　　在对计算机程序执行动作的描述上，在保证技术方案创造性的前提下，应尽量对执行动作进行上位，以尽可能地涵盖多种可能的实现方式，避免对技术方案的实施构成限制。


　　例如，接收、读取、检测、监听都是用于描述计算机数据产生的动作，但在相关技术领域内，上述动作的执行方式可能存在差异：


　　“接收”到的数据通常是从计算机外部或者计算机内部的其他模块传输过来的数据；“读取”通常是直接得到计算机程序在执行过程中的某个数据流或者执行结果；相比于“读取”，“检测”到的数据虽然也可以是计算机程序在执行过程中的某个数据流或者执行结果，但该数据往往需要通过运行预先设置好的算法才能得到，而在“监听”到数据之前，通常需要经过一段持续的对数据流或者执行结果进行监视以等待数据出现的过程。


　　因此，在对计算机程序执行动作进行描述时，可以先行与发明人进行技术方案沟通，并结合自身积累的专业知识，考虑数据产生过程是否可以通过多种不同的执行方式来实现，从而对计算机程序执行动作进行上位，以使权利要求达到一个合理的保护范围。举例来说，技术特征“获取对移动终端的操作指令”，可以通过“接收”操作指令实现，也可以通过“监听”操作指令实现，因此，在此采用“获取”来对该执行动作进行上位，可以避免对技术方案的实施构成限制。　　


　　保证权利要求的创造性


　　与上述观点相反的，在某些情况下，也需要避免因为一味地对计算机程序执行动作进行上位而导致权利要求新颖性、创造性丧失。例如，某通信类发明的技术方案与现有技术的区别在于，现有技术中数据包由通信实体A发送至通信实体B，这期间需要对数据包进行业务解析，添加业务标记，而该发明的技术方案是将数据包由通信实体A透传至通信实体B，即在发送过程中通信实体A与通信实体B之间的其他业务模块不对该数据包的内容做任何处理，只负责转发，那么在对通信实体A一侧的权利要求进行撰写时，采用“通信实体A发送数据包至通信实体B”，就无法与现有技术产生区别。代理人在撰写过程中，需要对技术方案进行充分理解，把握好发明点，避免此类问题的发生。　　


　　避免被认定为智力活动规则


　　专利审查指南第二部分第九章中规定，“如果一项权利要求除其主题名称之外，对其进行限定的全部内容仅仅涉及一种算法或者数学计算规则，或者程序本身，或者游戏的规则和方法等，则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体”，考虑到上述规定，为尽可能地避免在审查过程中权利要求所保护的技术方案被认定为仅仅涉及智力活动的规则和方法，在对软件通信类发明进行权利要求撰写时，尤其要避免使用倾向于人为定义的规则、算法的动词，例如，技术特征“对文本进行分类”存在被认定为仅仅是根据定义的规则对文本进行人为分类的风险，而技术特征“获取文本的类别属性”表达的是相同的意思，但相比之下，后者更能够体现其是一个计算机程序执行动作，表明权利要求所保护的是一个技术方案。因此，在权利要求的撰写过程中，对该执行动作的措词选择需要经过再三考量，尽量从计算机程序执行的角度出发来描述技术特征。


　　满足标准专利的要求


　　在对用于申报行业标准的专利进行撰写的过程中，为了保证权利要求与标准的一致性，需要确保权利要求中的术语与标准中的术语一致。例如，在通信领域，用户设备UE在执行越区切换时，若采用“UE从源小区移动至目标小区”的技术特征来描述应用场景，可能存在与标准不对应的问题。上述技术特征中，采用的执行动作为“移动”，而实际上，对于UE本身来说，其移动属性是附着在用户的移动行为上的，“移动”为口语化的说法，当执行越区切换时，在通信领域标准中，该动作对应的术语是“切换”，采用“UE从源小区切换至目标小区”的技术特征才能够保证与标准的一致性。因此，对于需要申报行业标准的专利，尤其是对于覆盖标准的权项，需要在撰写时与发明人进行沟通，明确技术特征在标准中的表达，与保证与标准的一致性。


　　小结


　　结合以上几方面的考量，在软件通信类发明的权利要求撰写实务中，代理人应当基于与发明人充分沟通，充分理解相关技术及客户申请需求的基础之上，对权利要求中出现的计算机程序执行动作用词进行揣摩，以使得最终用词能够在保证权利要求具备新颖性、创造性的前提下，实现一个合理的保护范围。


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