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近日，美国最高法院对于专利法的“三倍的惩罚性赔偿”标准给出了最新意见，废弃使用多年的“Seagate标准”。今天，乐视知识产权翔实梳理“Seagate标准”由生到灭的过程。
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三倍的惩罚性赔偿（treble damages）最早出现在美国专利法中的时间是1793年2月21日。当时的规定是，它使得专利权人能够依法获得“三倍于专利权人一般所出售或许可获得价款的赔偿”。7年后的1800年，则修改为使得专利权人依法获得“三倍于专利权人所受损失的赔偿”。
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值得注意的是，当时的法案并没有给予法院自主裁量权。直到1836年7月4日，法案中才明确规定“基于案件的现实情况，由法院决定专利权人所受的损失”。
现行的美国专利法案第35篇第284章规定了专利侵权的损害赔偿，其中有关三倍惩罚性赔偿的规定是：“法院可以将损害赔偿最多增加到三倍于当事人所受的损失”。
但是，究竟何时法院可以将赔偿增加至三倍，法案并没有明确说明。然而在判例法体系下，这并不会难倒美国的法官。
让我们先来回顾一下，本次美国最高院放宽惩罚性赔偿标准前，法官们使用的标准——Seagate标准是如何产生的？
2007：形成判定“惩罚性赔偿”的Seagate标准
Seagate案起源于2000年7月13日，原告 Convolve 及 MIT 诉被告 Compaq 及 Seagate 恶意侵权（willful patent infringement），向法院请求三倍惩罚性赔偿，涉案专利为635,267以及473，均与硬盘驱动与优化技术有关。被告方辩称，其基于法律顾问建议的行为遵守了诚实信用原则，并非恶意侵权。
在2004年5月28日的一审判决中，基层法院援引Corp v. Portec案的判例，当侵权者无视专利权人的权利而故意侵权时，可以适用惩罚性赔偿。但此时插曲来了。
当 Seagate 试图证明其遵守了1983年 Underwater Devices 案中对于可能侵权者的应有关注义务的规定，其基于法律顾问建议的行为并非故意侵权时，Seagate 提交了法律顾问的相关文件，但却被原告在程序法上攻击其放弃了律师-当事人特权（client-attorney privilege），从而要求享有更多的透露（discovery）要求。于是，一审法院审理焦点就集中在了程序法争议上，并未就惩罚性赔偿的相关条件提出意见，并最终认定Seagate放弃了特权。
大家期待的“惩罚性赔偿”就这么被晾在一边了。Seagate提出上诉。
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2007年8月20日，上诉法庭全面否定了一审法庭的判决，并且创造性地提出了惩罚性赔偿的标准。
首先，上诉法庭援引美国最高院 Aro Mfg v. Convertible Top Replacement判决，认为恶意侵权情况下，可以适用惩罚性赔偿（enhanced damages were available for willful or bad faith infringement）。而在认定是否恶意的问题上，上诉法庭援引最高院在民事案件中的判决标准（The word ‘willful’ is generally understood to refer to conduct that is not merely negligent）认为需要至少证明侵权人客观上存在“鲁莽过失”（recklessness）
更重要的是，上诉法庭同时决定，由于“鲁莽过失”的判定标准高于“粗心大意”（negligence），于是被诉侵权方不再需要提供法律顾问的相关意见来证明自己并非恶意侵权，且被诉侵权方的心理状态也不能够作为认定恶意侵权的证据。这一决定也推翻了1983年的 Underwater Devices 案中，对于可能侵权者的应有关注义务的规定（同时也巧妙地解决了该义务与律师-当事人特权放弃之间的矛盾）。而且这样一来，对于恶意侵权的举证责任也发生了转移。
于是，上诉法庭创造性地提出了惩罚性赔偿的判定标准，被称为Seagate标准，
1 权利人需要提供明确且有说服力的证据，方可证明恶意侵权。
2 若满足该客观性标准，权利人仍需证明侵权人知道或应当知道侵权风险。
本案中，由于该标准第一项未得到满足，法院并未讨论其提出的第二项标准。
值得一提的是，当时上诉法庭Gajarsa法官虽然肯定了判决，但是就惩罚性赔偿的标准发表了不同的意见。
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Gajarsa法官：
由于法案中并未明确规定有关惩罚性赔偿的适用标准，因此，应当给予基层法院自主裁量权，而不是设置框架束缚其手脚。
案后，来自美国 Morrison & Foster 美富律师事务所 的 Alison Tucher 评论说：
Seagate 的判决更像是CAFC在处理1983年 Underwater Devices 案所遗留下来的逻辑矛盾。
无论如何，Seagate案后，惩罚性赔偿有了新的标准，但这个标准（权利人方需要提供明确证据而被诉侵权方没有反证义务）无疑是十分难以实现的。
2016：Seagate标准被联邦最高法院废除
时间来到2010年，Stryker 诉 Zimmer，称其恶意侵犯了329,383,807专利，请求惩罚性赔偿。Zimmer则就Stryker专利的有效性提出了抗辩。在2013年的一审判决中，法院援引Read Corp v. Portec提出了九项判定标准：
（1）侵权者是否故意窃取了权利人的想法或设计；
（2）侵权人是否做过事前审查并在诚实信用的基础上认为并不侵权；
（3）侵权人在诉讼时的行为；
（4）侵权人的规模和财务状况；
（5）相关性；
（6）侵权行为的持续时间；
（7）救济行为；
（8）侵权人的动机；
（9）侵权人是否隐瞒其违法行为。
基于发现的事实以及证人证言，法庭最终认定九项标准全部通过，最终适用了三倍的惩罚性赔偿，Zimmer被判赔偿2亿美元。Zimmer提出上诉。
2014年12月，上诉法院推翻了关于惩罚性赔偿的适用，认为应采取Seagate的标准，由原告方提供关于恶意侵权的明确证据，证明被告人从客观角度存在鲁莽过失。基层法院将具有引导性的证言交给陪审团来评判的行为有失客观性。
而在此案当中，虽然被告方的抗辩并不能使其侵权行为免责，但其就专利有效性提出的抗辩不是完全不合理的，至少说明其并非恶意侵权。
而在2007年3月，Halo Electronics诉Pulse Engineering，称其侵犯985,720,785专利，请求惩罚性赔偿。Pulse Engineering则辩称，Halo在2002年与Pulse的信件中并未提及侵权事宜，而且Pulse自己的工程师对Halo的专利进行检索时，得出的结论是这些专利并不存在侵权风险。基于Pulse的抗辩，2011年法院在判决中认定，虽然Pulse的抗辩并不能够挑战Halo专利的有效性，但是其确实提出了有关专利明显性的实质性问题。因此并未满足“Seagate标准”，Pulse没有恶意侵权。Halo提起了上诉。
在上诉中，Halo并未就Seagate标准提出更多的证据，仅仅怀疑了工程师进行了粗糙的专利检索，这当然不能够令法庭满意，因此，2014年10月，上诉法院维持了基层法院的判决。
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这两个案件最终都来到了美国最高法院，2016年6月13日，最高法院将二者合一，做出了一个标志性的判决。首席大法官Roberts发表多数意见称：
Roberts：
虽然基层法院关于惩罚性赔偿的自由裁量不应当是一种拍脑门式的突发奇想，但也不应当在两个世纪的发展当中变得越来越狭隘。而Seagate标准的设立，更是将惩罚性赔偿限定适用在极端过分的案例上。而且，即便是面对极端过分的案例，Seagate标准仍有可能令侵权者逃脱惩罚性赔偿的制裁。针对同样的案例，如果我们适用自由裁量标准，侵权者则绝无逃脱的可能。此外，Seagate标准中关于提供明确且具有说服力证据的要求与第284章不相符合。在Octane Fitness案中，我们已经解释过，对于专利侵权案件，均适用优势证据规则。尽管我们需要在专利保护与鼓励创新之间有所平衡，但是历经两个世纪发展的自由裁量应当能够完成使命。而Seagate标准阻碍了自由裁量的执行，并且使到达最高院的有关案件均依据Seagate框架，我们认为，案件应当被发回重审。
大法官布雷尔、肯尼迪和阿利托提出了一致意见，认为Seagate标准确实过于机械化，但是对于惩罚性赔偿的适用仍应保持谨慎。
三大法官：
首先，不能够仅因为侵权人知晓专利便认定其恶意侵权；其次，侵权人是否听取法律顾问的意见也不应当被单独认定为判定事由。而且，惩罚性赔偿的目的并不是为了补偿权利人所受的损失，更多的是为了威慑侵权行为，因此更应当在鼓励创新和惩罚侵权当中做出平衡。
由 Amazon, Cisco 和 Google 成员组成的游说团队（Lobbying Group）第一时间发表了对该判决的看法，
游说团队：
最高法院此举将会使得专利流氓更加积极地诉讼，从而使得已经十分严重的挑选法院问题更加难以解决，最高院放宽惩罚性赔偿的标准，将会使权利人更倾向于选择经常适用惩罚性赔偿的法院。放宽惩罚性赔偿的标准，还可能会导致公司支付更高的和解代价，或者在诉讼方面花费更多预算，从而影响对于研发的投入，阻碍创新。
笔者认为，尽管最高法院废除了Seagate标准的适用，但若要基于法院的自由裁量而获得惩罚性赔偿仍然不是一件易事。应当注意的是，由于Seagate标准的废除，以往对于惩罚性赔偿普遍适用的抗辩也将会按照具体案情来进行具体分析，这也给专利律师提出了新的挑战。
作者：王周驰
来源：乐视知识产权
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